Sánchez Romero Carvajal / Monells

Hof van Justitie 10 juli 2025, zaak C-322/24

Sánchez Romero Carvajal bezit twee Uniemerken “5J”, die respectievelijk in 1999 en 2010 zijn aangevraagd en in 2006 en 2015 zijn ingeschreven voor vleeswaren in klasse 29. Embutidos Monells heeft in 2011 en 2012 de Spaanse merken “5Ms” en “5Ps” aangevraagd voor dezelfde waren. Beide merken zijn in 2012 geregistreerd en worden door Monells gebruikt.

In 2016 sommeert Sánchez Romero Carvajal Monells om deze merken op te geven, en noemt daarbij een concrete deadline. Zij stelt een nietigheidsactie in het vooruitzicht als de deadline ongebruikt verstrijkt. Dat gebeurt, maar de actie volgt pas in 2021. Sánchez Romero Carvajal baseert haar vordering tot nietigheid op kwade trouw van Monells. Monells verweert zich met een beroep op een bepaling die zegt dat actie niet meer mogelijk is als het gebruik van een inschreven merk gedurende vijf jaar gedoogd is (rechtsverwerking).

De Spaanse rechter die over de zaak moet oordelen, stelt vragen van uitleg over het toepasselijke Unierecht aan het Europese Hof van Justitie. De belangrijkste vraag is of  de houder van een ouder merk, die in een sommatiebrief een uiterste datum noemt voor het starten van een nietigheidsprocedure en die termijn laat verstrijken, alsnog in rechte een beroep kan doen op de nietigheid van een merk als dat te kwader trouw is gedeponeerd.

Het Hof van Justitie stelt vast dat artikel 9 lid 1 Richtlijn 2008/95 bepaalt dat rechtsverwerking wegens gedogen alleen speelt als het jongere merk te goeder trouw is gedeponeerd. Bij kwade trouw geldt géén vijfjaarstermijn: dit is een absolute nietigheidsgrond die in principe niet verjaart. Zelfs als de houder van het oudere merk in een brief een concrete einddatum heeft genoemd en wist van de kwade trouw, verliest hij daardoor niet het recht om later een vordering op die grond in te stellen. Er zijn geen omstandigheden die kunnen leiden tot verlies van dat recht, omdat de richtlijn geen termijn stelt voor een op kwade trouw gebaseerde actie.

Het Hof concludeert dat de oudere merkhouder dus ook na het verstrijken van de in zijn eigen brief genoemde termijn vernietiging mag vorderen op grond van kwade trouw, mits hij die kwade trouw kan bewijzen. De vervolg vraag van de Spaanse rechter – of oppositie tegen vergelijkbare merken de termijn stuit – hoeft daardoor niet beantwoord te worden.